Frasca vs. FRASCA – Hai nhãn hiệu trùng nhau cho cùng dịch vụ nhà hàng đã đồng tồn tại

Frasca vs. FRASCA

Hai nhãn hiệu trùng nhau cho cùng dịch vụ nhà hàng đã đồng tồn tại dựa trên Thoả thuận đồng tồn tại, áp dụng Nguyên tắc lãnh thổ tại Mỹ

1. Hai nhãn hiệu trùng nhau có thể cùng tồn tại?

Tóm tắt vụ việc: Frasca Food and Wine, Inc. đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “FRASCA” (Số đơn: 87021371, ngày nộp đơn: 02/05/2016) tại Hoa Kỳ cho dịch vụ nhà hang thuộc nhóm 43. Nhãn hiệu này bị từ chối do trùng với nhãn hiệu “Frasca” của Dunlay’s Roscoe, LLC đã được bảo hộ cho cùng nhóm dịch vụ 43 theo Giấy chứng nhận số 3899836 cấp ngày 04/01/2011).

Theo logic thông thường, nhãn hiệu “FRASCA” của Frasca Food and Wine, Inc. sẽ không được bảo hộ khi cả nhãn hiệu và dịch vụ đăng ký bảo hộ đều trùng/tương tự nhau, do tiềm ẩn rủi ro gây nhầm lẫn cao cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, cuối cùng nhãn hiệu này đã được chấp thuận bảo hộ. Tại sao lại có một việc “lạ đời” như vậy?

2. Yếu tố quyết định

Đúng là nếu bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ hay nộp đơn trước đó, khả năng rất cao là nhãn hiệu của bạn sẽ bị từ chối. Tuy nhiên, Điều 2(d) của Lanham Act (Đạo luật Nhãn hiệu năm 1946 của Mỹ), đã mở ra một lối thoát. Cụ thể là việc đồng tồn tại giữa hai nhãn hiệu trùng nhau sẽ được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

• Điều kiện 1: Không gây nhầm lẫn trên thực tế và phải đi kèm với các giới hạn cụ thể:
• Cách thức sử dụng (mode of use): Ví dụ, 1 bên chỉ được sử dụng font chữ thường, 1 bên được sử dụng font chữ cách điệu.
• Địa điểm sử dụng (place of use): Ví dụ, một bên chỉ dùng được ở một vài bang nhất định, bên kia được dùng ở các bang còn lại.
• Loại hàng hóa, dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu.

• Điều kiện 2: Các bên phải chứng minh mình đã sử dụng hợp pháp nhãn hiệu trước ngày nộp đơn của bên kia.

Trong vụ việc này, Frasca Food and Wine, Inc. và Dunlay’s Roscoe, LLC đã ký với nhau một Thỏa thuận sử dụng đồng thời (Concurrent Use Agreement), bao gồm các điều kiện sau:

• Mặc dù “Frasca” của Dunlay’s Roscoe, LLC được bảo hộ trước, nhưng Frasca Food and Wine, Inc. sử dụng nhãn hiệu trước (first-to-use), cụ thể là từ năm 2004, trước ngày nộp đơn của Dunlay’s. Thêm vào đó, Dunlay’s mới chỉ sử dụng “Frasca” tại 3 bang Illinois, Indiana, and Michigan. Do đó:
• Dunlay’s Roscoe, LLC được sử dụng nhãn “Frasca” trong phạm vi 3 bang Illinois, Indiana, and Michigan.
• Frasca Food and Wine, Inc. được sử dụng nhãn “FRASCA” ở các bang còn lại.
• Trong hơn 10 năm cùng hoạt động (2006-2016), không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào từ khách hàng.
• Kênh quảng bá, món ăn, phong cách của hai bên hoàn toàn khác biệt.
• Do đặc thù nước Mỹ rất rộng lớn, khoảng cách địa lý giúp tệp khách hàng của 2 bên rất ít khi bị chồng chéo.

3. Đó là ở Mỹ, còn ở Việt Nam thì sao?

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa chấp nhận chính thức thỏa thuận đồng tồn tại. Khi nhãn hiệu của bạn trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu đã được bảo hộ/nộp đơn trước, rủi ro bị từ chối là rất cao và chi phí để theo đuổi vụ việc sẽ rất tốn kém. Do đó, bạn nên đăng ký nhãn hiệu của mình sớm nhất có thể.

Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn đăng ký nhãn hiệu miễn phí. Email: ipvn@havip.com.vn / Số điện thoại: (84-24) 35525 035/ 036/ 037.